Qual a extensão da proteção de uma marca registrada?

Uma das maiores duvidas que os titulares de marcas registradas possuem é quanto a extensão de sua proteção.

Para responder a essa questão, devemos lembrar que somente o registro da marca no INPI confere a proteção do nome, logomarca ou identidade visual que uma empresa usa em suas atividades empresariais. Assim a marca é uma palavra, símbolo ou desenho que é usado para diferenciar uma empresa da empresa de seus concorrentes.

Para que uma marca possa ser registrada, ela deve preencher os requisitos da liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade na qual o artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial - LPI dispõe em seus incisos.

O requisito da Liceidade refere-se as marcas compostas de termos não compreendidas entre as proibições:

 I – imagens ou emblemas, palavras oficiais nacionais ou estrangeiros;

III – marcas compostas de termos contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

X – marca que que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

São desprovidos de distintividade as marcas que são compostas por termos de uso comum ou técnico conforme os incisos:

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de                produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Já o princípio da veracidade, são as marcas consideradas enganosas previstas nos incisos:

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

E por fim, violam o principio da disponibilidade as marcas que já são objeto de direito prévio, decorrente de uso, registro, notoriedade ou outra fonte que gere um direito de preferência, como:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Concedido do registro, a marca tem proteção nacional, isto é, o registro da marca confere ao seu proprietário de uso direito no direito exclusivo em todo o território do Brasil e concede o direito de impedir que outras empresas usem a mesma marca em seus produtos ou na prestação de serviços como venda por e-commerce, loja física ou similares, nos termos do artigo 129 da LPI.

E essa proteção, já possui como limite a classificação para qual o registro de marca foi concedido, isto é, se a marca “X” for registrada para comércio de produtos alimentícios ela não pode proteger a atividade de restaurante. Ou pode?

Essa é uma questão corriqueira quando se trata da extensão do registro de uma marca. A princípio a marca não deve extrapolar os limites de sua concessão, sendo causa de indeferimento do pedido de registro de uma marca, já que não cabe ao INPI verificar a suposta violação de preceitos relativos à concorrência desleal ou ao aproveitamento parasitário.

O Parecer INPI/PROC/DIRAD N° 20/08, publicado na RPI 2024, de 20/10/2009, esclareceu que:

“o INPI, como autarquia federal responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial, não possui o poder de polícia para analisar a materialidade e culpabilidade de um ilícito penal. Ou seja, por ser a concorrência desleal um tipo penal, o julgamento de questões dessa espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciário”.

A titulo de exemplo temos o caso entre as das marcas Peixe Urbano para a classe de compras coletivas x Hotel Urbano para a classe de reserva de acomodações.

 A empresa Peixe Urbano entrou contra a empresa Hotel Urbano alegando que sua marca era colidente e que os links patrocinados usavam o termo urbano como termo principal da marca o que gerava confusão aos consumidores.

O Peixe Urbano, empresa que oferecia compras coletivas, ganhou no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o direito sobre o nome “Urbano”, utilizado também pelo site de agência de viagens online Hotel Urbano que foi condenada a pagar uma indenização.

A Teoria da Distância fala que é possível a atuação de marcas semelhantes independentes, por não causar prejuízos uma à outra em decorrência da distância entre elas.

A proteção da marca pretende, também assegurar o direito do consumidor de adquirir o bem pretendido.

O INPI neste sentido, publicou entendimento sobre elementos desgastados nos seguintes termos:

“Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado.

Em tais circunstâncias, o risco de conflito entre os signos só ficará caracterizado no caso de reprodução ou imitação capaz de gerar impressão de conjunto gráfica, fonética ou ideologicamente semelhante à anterioridade de terceiro.”

Nos casos em que não ocorre a ocorrência entre os termos e possibilitada a plena harmonia de convivência de marcas semelhantes em atividades de negócios diversos, bem como observada a boa-fé das partes, não existe justo motivo no impedimento do funcionamento das mesmas.

Assim vemos que, ao INPI cabe analisar o pedido de registro de marca quanto aos requisitos liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade. Já quanto a forma como a marca se comporta no mercado, principalmente em suas publicidades, é dever do poder judiciário analisar a conduta do uso indevido de marca, concorrência desleal e o dever de pagar uma indenização por suas práticas comerciais desleais.