Proibições para o registro de marca dos incisos IV à VI do artigo 124 da LPI

A Lei de Propriedade Industrial, Lei nº9279/96, também conhecida como LPI é a legislação que regula o procedimento e o que pode ser registrado como marca no país.

Além da LPI há outras legislações que também regulam o registro de marca como a Convenção da União de Paris (CUP), bem como outros tratados internacionais que visam regular o registro de marcas e patentes em todo o mundo e o Brasil participa dos tratados internacionais que regulam o que pode ser adquirido como propriedade intelectual.

Neste artigo analisaremos os itens que não podem ser adquiridos como marcas previstos nos incisos IV à VI do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

  INCISO IV DO ARTIGO 124 LPI

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

O inciso IV do artigo 124 da LPI versa que designação ou sigla de entidade de órgão público não pode ser registrado por particular uma vez que se trata de bem de domínio público.

Assim, os termos como INPI, IBAMA, PROCON, JUCESP não podem ser registrados como marca, mesmo que em área de atividade diversa por um particular.

 INCISO V DO ARTIGO 124 LPI

Já o   inciso IV do artigo 124 da LPI versa que não pode ser registrado como marca a reprodução ou imitação de nome de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, quando passível de causar confusão ou associação aos sinais distintivos:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Diferentemente da proteção concedida com o registro da marca, o Código Civil em seu artigo 1166 versa que a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado, isto é, o registro do nome empresarial protege o seu titular para o uso no território do estado em que possui sede, e para o seu uso em sua documentação, contratos, indicação de fabricação em embalagens/etiquetas dentre outros.

O registro do nome empresarial da empresa no estado que possui sede regula e protege seu nome para os atos de sua atividade empresarial e não assegura o seu uso como marca.

E essa é a principal diferença entre o registro da marca no INPI e o registro do nome empresarial na junta comercial do estado.

Contudo, o titular do nome empresarial possui o direito de preferência sobre o registro como marca do elemento nominativo de seu título de estabelecimento. Este direito de preferência encontra-se previsto no § 1º do artigo 129 da LPI:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

 § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Assim, vemos que o titular de nome empresarial, possui o direito de prioridade no registro federal da marca, quando comprovado o uso efetivo há pelo menos 6 (seis) meses.

Contudo, para exercer o direito de preferência frente a terceiros que estejam tentando adquirir o registro de marca sobre o elemento nominativo que utiliza anteriormente como nome empresarial, a empresa precisa apresentar o seu pedido de registro de marca e requerer por meio dos procedimentos possíveis, dentro do prazo legal.

Assim, por mais que uma marca semelhante a uma razão social de outra empresa tenha anterioridade de deposito de pedido de registro de marca, essa anterioridade pode ser contestada por quem tiver o uso anterior de razão social e fazer as manifestações dentro do prazo legal.

Caso o titular da razão social, identifique que sua marca foi registrada por outra empresa e que não há mais prazo para apresentar as impugnações contra o registro na fase administrativa, poderá socorrer-se do poder judiciário na tentativa de anular o registro da marca concedida a terceiros.

INCISO VI DO ARTIGO 124 LPI

O inciso VI do artigo 124 da LPI vai versar sobre a impossibilidade de adquirir para si o registro de uma marca constituída por termo de uso comum, vulgar ou descritivo, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva:

  VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

A título de exemplo podemos citar o termo nano tech que é o diminutivo de nano tecnologia que se trata de uma tecnologia que atua com nano partículas, isto a faz ser um termo de uso comum que possui referência a sua área de atuação.

Isto é, quanto ao termo nano tech, quando se tratar de uma marca que faz referência a produção, fabricação comércio de produtos que são fabricados com este tipo de tecnologia o termo tratar-se-á de um termo de uso comum.

Mas, se buscar o registro do termo nano tech para vestuário a marca poderá ser concedida com exclusividade.

Na parte final do inciso VI do artigo 124 LPI encontramos o termo “salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. Este termo trata-se de uma ressalva ao contido na norma do inciso VI já que ele versa que certos termos, quanto fizer referência a área de atividade, produto ou tratar-se de termo simplesmente descritivo pode ser registrado desde de esteja revestido de uma forma que a diferencie no mercado de outros produtos.

Podemos analisar outro termo como “agua micelar” que se trata de um produto fabricado por diversas empresas de cosméticos sem que nenhuma possua a exclusividade do termo “agua micelar”, haja visto que o termo faz referência ao produto, portanto torna-se de uso comum para a sua área de atividade.

Contudo, se uma empresa usa o termo micelar para designar a marca de uma empresa de roupas ou escola o termo micelar poderá ser adquirido por este tipo de titular haja visto que o termo não faz referência a sua área de atividade.

Mas por fim, essa escola/empresa de roupas não poderá impedir que as empresas de cosméticos utilizem o termo micelar em seus produtos pois, além do registro da marca conceder-lhe proteção apenas em sua área de atividade (escola classe diferente de cosméticos) o termo micelar em outra classe se trata de termo de uso comum.

Escrito por Franciele de Souza, Advogada, graduada em Direito na Faculdade Pitágoras de Londrina-PR, Curso geral de Propriedade Intelectual, atuante na área de registro e defesa de marcas.